TIPI DI MARCHIO

I marchi vengono di solito distinti in due categorie e precisamente:

marchi di fabbrica;

marchi di prodotto.

I primi sono i segni utilizzati per distinguere ed identificare un'impresa, mentre i secondi individuano uno specifico prodotto o linea di prodotti.

Spesso la scelta di un marchio per contraddistinguere un singolo prodotto o una specifica linea di prodotti risulta vincente per imporsi sul mercato.

Il nome della propria azienda e' identificativo del proprio brand e del prodotto, con le qualita' riconosciute dal consumatore. Tuttavia e' un errore pensare che registrando la denominazione sociale soltanto presso la Camera di Commercio si possa ottenere la protezione del marchio. E consigliabile presentare una domanda di registrazione del marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

I segni registrabili come marchio possono essere:

* denominativi:

costituiti da una o piu' parole o combinazioni di lettere e numeri;

* figurativi:

costituiti da figure, da disegni o parole rappresentate in particolari caratteri grafici;

* complessi:

costituiti dalla combinazione di immagini e di parole; per es. l'etichetta di una bottiglia puo' essere registrata come marchio complesso (costituito dal nome dell'azienda e/o dal nome del vino piu' il logo);

* di forma:

possono essere tutelati quando la forma o la confezione del prodotto sono idonee ad indicare la provenienza di un certo prodotto o servizio da una determinata impresa;

* sonori:

sono protetti quando il suono puo' essere rappresentato graficamente, illustrando le note musicali, come per esempio le sigle di trasmissioni televisive;

* olfattivi:

costituiti da odori riproducibili tramite formula chimica.

Nel momento in cui si inventa o si cerca una parola nuova o un logo per identificare un prodotto o un servizio, e' necessario avere ben chiaro che piu' essi sono di fantasia o di carattere arbitrario, piu' il marchio sara' forte (ossia dotato di un accentuato potere individualizzante) e potra' essere protetto dalle imitazioni.

Devono essere considerati deboli i marchi , in quanto caratterizzati da una minore capacita' distintiva, quelli semplicemente descrittivi dei prodotti o indicativi della loro natura o costituiti da parole ed espressioni che nel linguaggio commerciale corrente hanno assunto un significato designativo comune di una determinata categoria di prodotti.

Un marchio puo' essere:

- collettivo:

quando attesta l'origine, la qualita' o la natura di determinati prodotti o servizi. Esso puo' essere oggetto di registrazione nazionale e/o comunitaria da parte di consorzi, associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti ed offre alle singole imprese una visibilita' aziendale molto piu' elevata rispetto a marchi individuali, soprattutto per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicita'. Il titolare del marchio non esercita l'attivita' d'impresa, ma concede l'uso del segno ad altri imprenditori che siano in possesso di determinati requisiti.

La domanda nazionale di registrazione del marchio collettivo, depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, deve essere necessariamente accompagnata da un regolamento che disciplini le condizioni per l'utilizzazione del marchio, le modalita' di svolgimento dei controlli e le relative sanzioni.

TIPI DI MARCHIO

Un marchio per essere valido deve essere:

a) nuovo,

ossia non deve essere gia' stato usato e/o registrato da altri per gli stessi prodotti o servizi o per prodotti o servizi affini, ne' registrato come ditta, denominazione sociale o nome a dominio per la stessa tipologia di prodotti/servizi; va ricordato che la valutazione della novita' varia anche in funzione della notorieta' presso il pubblico dei segni precedentemente usati da altri;

b) dotato di capacita' distintiva,

Non possono, pertanto, essere registrati:

- i segni che costituiscono un'indicazione descrittiva delle caratteristiche, qualita', quantita', destinazione o provenienza geografica dei prodotti e/o servizi che sono destinati a contraddistinguere (per esempio e' stato dichiarato nullo il marchio ''ANTITEMPO'' per prodotti cosmetici, ''SEMIFLEX'' per dischi abrasivi, ''officina botanica'' per piante e fiori naturali);

- segni che rappresentano una denominazione generica del tipo di prodotti e/o servizi che il marchio dovrebbe contraddistinguere (per esempio, e' stato dichiarato nullo ''VIDEOTEQUE'' per noleggio e vendita di videocassette, ''NOCILLO'' per un liquore);

- segni che costituiscono denominazioni di uso generale o che alludono a caratteristiche essenziali o a prestazioni del prodotto, quali, ad esempio: mini, maxi, super, extra, ultra, lusso.

c) lecito

cioe' non contrario alla legge, al buon costume ed all'ordine pubblico; inoltre il segno non deve costituire violazione di un altrui diritto d'autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

d) veritiero

ossia non ingannevole sulla provenienza geografica, la natura o la qualita' dei prodotti o servizi da contraddistinguere.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati determina la nullita' del marchio.

MARCHIO DI FATTO E MARCHIO REGISTRATO

La creazione di un marchio e' spesso inconsapevole, in quanto un segno (nome di fantasia o la denominazione sociale o la ditta) viene utilizzato dall'impresa per contraddistinguere i prodotti o i servizi e, a causa di tale uso, diventa noto presso il pubblico come segno distintivo aziendale. In tal caso si ha il c.d. marchio di fatto.

La protezione riconosciuta in Italia al marchio non registrato dipende strettamente dalla notorieta' acquisita presso il pubblico di riferimento come segno distintivo dei prodotti/servizi di un'impresa. Tale notorieta' dovra', pero', essere dimostrata in giudizio, in caso di conflitto con marchi di concorrenti.

La mancata registrazione, quindi, pone il marchio di fatto in una condizione meno favorevole rispetto ai marchi regolarmente registrati. Infatti, se la notorieta' del marchio e' puramente locale, vi e' il rischio che terzi registrino validamente lo stesso marchio, senza che cio' possa essere impedito.

La registrazione conferisce il diritto di sfruttamento esclusivo del marchio, ossia il diritto di escludere terzi dall'uso di un segno identico o simile o confondibile con quello registrato, per prodotti o servizi, identici, simili o affini a quelli di interesse o anche non affini a quelli di interesse, se il marchio gode di rinomanza.

MARCHIO ITALIANO

Il marchio usato e registrato in Italia e' un segno distintivo valido soltanto nel territorio italiano. La registrazione si ottiene depositando la domanda presso qualsiasi Camera di Commercio Industria, Artigianato, e Agricoltura o direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda di marchio e' pubblicata sul Bollettino Italiano dei Marchi. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione, contro tale domanda possono presentare opposizione i titolari di marchi registrati o depositati, che ritengano lesi i propri diritti dal deposito o dall'estensione in Italia di un marchio identico o simile al proprio, per prodotti o servizi identici o affini. Se il marchio non subira' opposizioni entro tale termine, verra' concesso.

La durata della protezione della registrazione di un marchio e' di 10 anni dalla data del deposito e puo' essere sempre rinnovata per ulteriori dieci anni, mediante il pagamento di una tassa di rinnovo.

MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il marchio comunitario e' un segno distintivo autonomo che si caratterizza altresi' per il suo carattere unitario, consentendo di ottenere una protezione su tutto il territorio dell'Unione Europea, con una sola procedura di registrazione, presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta' Intellettuale di Alicante (E.U.I.P.O.) ed un'unica tassa di deposito. L'uso del marchio in modo effettivo anche in uno solo dei Paesi dell'Unione e' considerato equivalente in tutti i paesi della stessa.

Il deposito del marchio comunitario viene sottoposto ad un esame, nel quale l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprieta' Intellettuale di Alicante accerta la regolarita' della domanda e verifica l'esistenza dei requisiti di validita' del segno.

Una volta superata tale fase, il marchio e' pubblicato nel Bollettino dei Marchi dell'Unione Europea. A partire dalla pubblicazione, i titolari di marchi anteriori identici o simili hanno un termine di tre mesi entro il quale possono contestare la domanda di deposito del marchio, mediante la procedura amministrativa di opposizione alla registrazione.

In caso di deposito di opposizioni da parte di terzi, si puo' aprire una fase di trattativa con la controparte per tentare di giungere ad una soluzione della questione senza difendersi nell'opposizione, nel frattempo sospesa. Se la trattativa non ha esito positivo o non e' possibile, la procedura amministrativa prosegue fino alla definizione, con costi certamente piu' contenuti rispetto a quelli necessari per difendersi con un'azione giudiziaria. Conclusa positivamente l'opposizione, il marchio viene concesso.

La registrazione viene concessa per una durata di 10 anni ed e' rinnovabile per un numero illimitato di volte.

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Con la registrazione internazionale di un marchio e' possibile, mediante un'unica domanda, estendere la protezione di un marchio italiano o comunitario, a tutti o ad alcuni dei Paesi aderenti al cosiddetto Sistema di Madrid (Accordo e Protocollo di Madrid) che comprende numerosi Stati tra i quali Cina, Stati Uniti, Giappone, Filippine e l'Unione Europea.

Si tratta di una procedura unificata di deposito che produce, nei paesi designati, lo stesso effetto di una registrazione nazionale ed e' soggetta, quanto ai requisiti di validita', alla normativa locale del singolo Paese protetto.

Ciascuno degli Stati rivendicati nella registrazione internazionale, provvede, tramite il rispettivo Ufficio Brevetti e Marchi, all'esame delle domande e ad accertarne la validita'.

Il marchio internazionale deve necessariamente basarsi su di un deposito e/o registrazione del segno nazionale o su di un marchio comunitario. La registrazione viene concessa per una durata di 10 anni ed e' rinnovabile per un numero illimitato di volte.

Una volta registrato il marchio internazionale, e' possibile estenderlo successivamente, designando altri Stati di interesse, aderenti alle Convenzioni di Madrid. I costi per il deposito variano a seconda del numero dei paesi rivendicati e del numero di classi di interesse.

TUTELA DEL MARCHIO

Di seguito le fasi da seguire per ottenere un'efficace tutela del marchio:

1. Ideazione e progettazione del segno, che dovra' essere facile da scrivere, da leggere e memorizzare;

2. preliminare analisi di validita' del segno (capacita' distintiva, non ingannevolezza);

3. Individuazione delle classi di prodotti o di servizi di interesse sia effettivo che potenziale (classificazione di Nizza);

4. Preliminare ricerca di anteriorita' al fine di accertare se il marchio progettato non sia gia' stato registrato da altra impresa per prodotti identici o simili;

5. Controllo della disponibilita' del corrispondente nome a dominio;

6. Individuazione dei paesi di interesse in funzione dei mercati di sbocco attuali o potenziali e di quelli a rischio di contraffazione;

7. Registrazione.

STRATEGIA:

- uso del marchio;

- servizi di sorveglianza;

- estensione all'estero della protezione.

Uso del marchio:

il titolare del marchio registrato deve provvedere ad utilizzarlo.

Il marchio decade quando manca un uso effettivo nel mercato entro cinque anni dalla registrazione o in caso di sospensione dell'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

E' molto importante creare un archivio in cui conservare le prove d'uso del marchio (cataloghi datati, pubblicita', fatture, listini prezzi, confezioni, prodotti recanti il marchio). Un attento controllo aziendale sull'uso effettivo del marchio costituisce uno strumento indispensabile per impedire la decadenza e la contraffazione. Infatti, il marchio viene utilizzato non solo da soggetti inseriti all'interno dell?azienda, ma anche da personale esterno quale per esempio, fornitori, sub-fornitori, venditori, distributori, aziende di marketing.

Il marchio figurativo usato da questi soggetti deve corrispondere sempre a quello registrato. In caso di alterazione del carattere distintivo del segno, si corre il rischio di non avere prove idonee a dimostrare l'uso del marchio che, pertanto, rischia di decadere. Qualora, nel corso del tempo, il marchio venga modificato nella forma grafica, sara' opportuno rivolgersi ad un Consulente specializzato nella materia per valutare se sia necessario presentare una nuova domanda di registrazione, al fine di tutelare le modifiche apportate.

Sorveglianze:

l'attivazione di un servizio di sorveglianza internazionale sul marchio gia' registrato o depositato o sulla denominazione sociale e sul nome a dominio in relazione alla tipologia di prodotti di interesse, consente di giungere tempestivamente a conoscenza del deposito, della pubblicazione e/o della registrazione da parte di terzi concorrenti di marchi identici o simili ai propri o di denominazioni simili alla propria o ai propri marchi e di intraprendere le opportune azioni di difesa, laddove possibile, in via amministrativa.

Estensione all'estero della protezione:

per chi opera all'estero, la registrazione del marchio fa parte della strategia industriale di sviluppo e costituisce uno strumento indispensabile di protezione contro le contestazioni dei concorrenti e contro la contraffazione. L'estensione della protezione va operata in modo attento, valutando caso per caso se sara' piu' conveniente una registrazione internazionale o comunitaria oppure un singolo o piu' depositi nazionali, al fine di contenere e distribuire nel tempo i costi di deposito.